案例内容
【案情简介】
2013年，常佳公司接受印尼PTADI公司的委托，根据PTADI公司在印尼注册的“东风”商标，贴牌生产“东风”船用单杠柴油机等产品，并将产品全部出口至印尼。涉案产品在海关被查扣，上柴公司根据其在国内注册的“东风”商标提起商标侵权诉讼，2014年12月常州市中级人民法院一审判决认定不侵权；上柴公司上诉至江苏高院，2015年12月该院二审判决认定构成侵权；最高法院根据常佳公司的再审申请提审本案，判定常佳公司的定牌加工行为不构成商标侵权。
【代理意见】
律师代理常佳公司在再审中发表如下代理意见： （一）商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性。在定牌加工过程中贴附、添加商标标识的行为，不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，不属于商标法意义上的商标使用。 （二）根据司法主权原则，印尼PTADI 公司在印度尼西亚取得IDM000089328 号商标的合法性问题，应由印度尼西亚司法部门及知识产权署依照其本国法律进行判断。二审判决不顾已决法律事实干涉他国司法，认为印尼PTADI 公司在印度尼西亚取得IDM000089328 号商标具有不正当性，造成事实认定错误。 （三）涉案定牌加工委托方印尼PTADI 公司提供了其在印度尼西亚的商标注册证书，并在委托书中明确说明所有产品只能在印度尼西亚销售。常佳公司对相关权利证书资料进行审查后确认委托方商标权合法存续，已尽到必要、合理的审查义务。涉案定牌加工产品未在中国境内销售、许诺销售或进行其他任何形式的商业使用，未进入中国国内任何市场流通。常佳公司不具有侵害商标权的主观故意，也未造成侵害上柴公司商标权的客观后果。二审判决基于常佳公司应当知晓涉案商标系上柴驰名商标及上柴公司与印尼PTADI 公司之间存在商标权纠纷，即认定其没有尽到合理注意与避让义务，缺乏事实依据。 （四）在上柴公司未能提供其实际损失或常佳公司侵权获利相关证据的情况下，二审法院参照之前协议约定确定本案赔偿数额，依据不足。 （五）综上，应认定被诉行为不构成商标侵权、撤销二审判决、维持一审判决。
【判决结果】
最高人民法院再审判决撤销江苏省高级人民法院（2015）苏知民终字第00036 号民事判决，维持江苏省常州市中级人民法院（2014）常知民初字第1 号民事判决。 再审申请人常佳公司胜诉。
【裁判文书】
[（2016）最高法民再339 号民事判决书节选]本院再审认为，商标使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。可见，商标的本质属性是其识别性或指示性，基本功能是用于区分商品或者服务的来源。一般来讲，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。根据原审法院查明的事实，常佳公司与印尼PTADI 公司签订委托书接受该公司委托，依据印尼PTADI 公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI 公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。 在经济发展全球化程度不断加深，国际贸易分工与经贸合作日益紧密的复杂形势下，人民法院审理商标侵权纠纷案件应当结合国际经贸形势发展的客观现实，对特定时期特定市场的交易形式进行具体分析，准确判断相关行为对于商标权人合法权益的实际影响，才能更为准确适用法律。既要严格依法保护商标权人合法权益，又要防止不适当扩大保护而对正常贸易和竞争秩序造成妨碍。就本案而言，常佳公司作为定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。在印度尼西亚相关司法机构判决相关商标归属上柴公司期间，还就其时的定牌加工行为与上柴公司沟通并签订协议，支付了适当数额的补偿费用。可见，常佳公司接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。二审法院认定常佳公司未注意合理避让义务，与事实不符。 常佳公司从事本案所涉贴牌加工业务之时，上柴公司与印尼PTADI 公司之间的商标争议已经印度尼西亚最高法院生效判决处理，印尼PTADI 公司作为商标权人的资格已经司法程序确认。上柴公司自行使用相同商标生产相关或同类相关产品，实际已经无法合法出口至印度尼西亚销售。况且，根据再审查明及上柴公司提交的证据，自2004-2007 年期间，上柴公司亦是受印度尼西亚被许可方的委托出口“东风及图”商标的相关产品。在此情况下，常佳公司根据印尼PTADI 公司授权委托从事涉案定牌加工业务，对于上柴公司在印度尼西亚境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响。虽然商标具有识别商品或服务来源的基本功能，但归根到底，相关公众需求的并非商品标识本身，而是其指示或承载的商品及其良好品质。即便综合国际贸易现实需要进行综合衡量，也没有足够理由认定常佳公司从事涉案定牌加工行为已对上柴公司造成实质损害，并进而有必要作为商标法意义上的侵权行为予以认定。 综上，二审判决认定常佳公司侵犯上柴公司注册商标权的事实依据不足，适用法律偏颇，依法应予纠正。
【案例评析】
我国法院关于涉外定牌加工民事案件的审理思路处在不断调整和变化中，其中一直存在着两种典型的审理思路： 其一暂且称之为“商标比对思路”，即只要在国内发现了附加有商标的商品（通常是海关查扣），经比对认为该商标与权利人在国内的注册商标相同或近似，就认为构成商标侵权； 其二暂且称之为“商标识别思路”，即是以涉案商标是否发挥了商标识别功能作为判断侵权是否成立的前提，如涉案商标发挥了商标识别功能，则属于商标法意义上的商标使用，构成商标侵权，反之则不侵权。 可以看出，商标对比思路是把商标权放在了一种相当绝对的地位，不需要考虑市场流通和损害可能性等因素。说到绝对，容易让人联想到民法理论上的“绝对权”。须知民法上的“绝对权”与“相对权”的概念是以义务主体是否为特定对象而划分的——比如物权是典型的“绝对权”，而债权是典型的相对权，在侵权案件中，“绝对权”的行使仍然是以存在实际损害作为要件的，原则上没有损害则不成立侵权。反观商标对比思路，可以发现该思路中对商标权的定位，是超出了民法“绝对权”的概念的。 而商标识别思路，首先界定了“商标使用”的概念，将商标使用区分为商标法意义上的使用与非商标法意义上的使用（如物理性使用），以发挥商标识别功能作为构成商标法意义上的使用之条件。属于商标法意义上的商标使用行为，应适用商标法进行规制，反之，不应由商标法规制，谈不上商标侵权。商标识别思路将此作为法律应有之义，而不需要法律另行专门作出说明。在此基础上，最终落脚于涉外定牌加工行为对国内权利人是否存在实质损害。“东风”案再审就是按商标识别思路进行的审理。 在更早前落下帷幕的“PRETUL”案的审理过程中，已经展现了两种思路的正面交锋： 该案中，浙江院作出的二审判决认为，“亚环公司未经商标权人莱斯公司的许可，在同种商品上使用与其注册商标相同、近似的商标，侵犯了莱斯公司的商标专用权，应承担相应的侵权责任”。 然而最高法在再审判决中开宗明义地指出，涉外定牌加工中，在产品上贴附标志的行为不能被认定为商标意义上的使用行为。 最高法进一步明确，“在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义”。 显而易见，该案中二审法院的思路属于典型的商标比对思路，而最高法的思路属于典型的商标识别思路。 从最高法的判决可以看到，商标识别思路并不回避、也不否认商标的相同、近似以及商品的相同、类似问题，但是其强调，法律适用存在前提，若前提条件不具备，直接进行商标比对，做出的判断就难言正确。 而紧随其后江苏高院对“东风”案的二审，审理思路与上述两种情况又有所不同。 “东风”案二审判决首先认可涉案行为属于涉外定牌加工，但之后并没有阐述商标的识别功能，也没有强调商标的比对，而是把重点放在了国内加工企业的合理注意义务上。 “东风”案的二审判决，对国内加工企业的合理注意义务进行了三个层次的处理： 第一个层次是，“如果国内加工企业不以销售为目的，接受境外委托人的委托，贴牌加工生产的产品全部出口不在国内销售的，以认定国内加工企业定牌加工行为不构成商标侵权为宜”。 在这个层次上，虽未明确说明，但实质上已经否定了商标对比思路、认可了商标识别思路。 第二个层次是，“国内加工企业对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可应当进行必要的审查，尽到审查或合理注意义务，否则，认定国内加工企业存在过错，其定牌加工行为构成商标侵权”。 代理律师认为，“合理注意义务”的附加，是出于加大对国内商标权保护的考虑，在商标识别思路基础上做出了退让。按照商标识别思路，被诉行为不发挥商标识别功能、涉案商品不在中国流通，满足该条件便足以认定不侵权，至于产品流向境外何处、境外是否存在商标权，则已不需要考量。因为一旦对境外商标权等因素进行考量，便会产生一个悖论——既然定牌加工行为中的“贴牌”是“物理贴附行为”（如“PRETUL”案再审判决所述），不属于商标法意义上的商标使用，不具有商标侵权成立的前提，为何会因为境外商标权等问题，导致该行为可以在侵权和不侵权之间不断切换呢？ 实践中，我国法院对境外商标权等因素进行考量，属于在商标地域性的制约下突破性地对国内商标权进行了最大限度的保护。这种突破，给国内加工企业施加的义务是明确的、有限度的并极具操作性的，并且具有有效的规范指导作用，所以其存在一定的现实合理性。 第三个层次是，“尽管国内加工企业进行了审查，但如果国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名商标，而境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托的，应认定国内加工企业存在过错，应承担相应的民事责任”。 代理律师认为，第三个层次要求继续增加国内加工企业的注意义务，导致注意义务的内容变得不再明确，且义务的界限难以确定，这种处理既不具有法律依据，也不符合情理。 既然境外委托人在境外合法持有注册商标证书，而且国内加工企业也已进行了审查，能否仅凭二审法院认为境外商标的注册不具有正当性，就要求国内加工企业事先得知二审法院的判断并得出与二审判决一致的结论？不幸的是，国内加工企业没有具备这种未卜先知的能力。“合理的注意义务”之要求，明显超出了义务人的能力，其显然已经丧失了合理性。 同时，第三个层次还考虑了商标知名度的因素（涉案“东风”商标是否真的是驰名商标不在本文中讨论，本文仅假设其是驰名商标或者具有较高知名度）。 众所周知，定牌加工的产品没有进入国内流通领域，相关商标没有进入相关公众感知范围内。在没被看到的情况下，商标的知名度应无从谈起。 举个例子，把若干代表普通商标的白色小球和一个代表驰名商标的红色小球放在同一个暗箱中，然后要求我们在看不见的情况下每次都确凿无误的把红球抓出来，显然是强人所难的，因为在看不见的情况下，白球和红球识别功能已经丧失了。除非我们像国际足联前主席布拉特说的那样，通过使用冷热球的方式作弊，“事先将球放进冰箱冷却，抽签时通过触摸感受球与球之间的不同。触碰球的那一刻，你就明白是谁了。” 所以，代理律师认为，“东风”案的二审，虽放弃了商标比对思路，但其对于注意义务的要求过于苛刻，从而对商标识别思路形成了较大冲击，导致了众口难调的结果。 最高法对于“东风”案的再审，显然注意到了上述问题。 关于商标识别思路，最高法重申“不用于识别或区分来源的商标使用行为，不构成商标法意义上的侵权行为”。 关于合理注意义务，最高法从实质损害的角度出发，认为除非有相反证据显示国内加工企业未尽合理注意义务并给国内商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定为商标侵权。这种处理，形式上肯定了“合理注意义务”的合理性，实质是对其进行了严格的限定，能够有效防止给国内加工企业施加不确定、不合理的义务。 总而言之，“东风”案的再审，既坚持了商标识别思路，又对合理注意义务进行了一定的规范指引。
【结语和建议】
本案明确了涉外定牌加工案件在将来一定时期内的审判指导思想，统一了审理标准，也为国内加工企业做出了明确的法律指引，确保了企业可以依法开展正常的经营活动。不论从法律角度还是从社会效果来说，都具有积极意义。
