案例内容
【案情简介】
甲公司诉乙公司出口侵犯其注册商标专用权的铁挂锁，并主张赔偿责任；乙公司辩称其出口产品系涉外定牌加工产品，全部出口至国外，不会造成国内消费者的混淆和误认，没有侵害甲公司的商标权利，并且主张甲公司的商标系恶意抢注，违背了诚实信用和公平原则。最高人民法院对该侵害商标权纠纷案进行了再审。 本案于2011年由宁波市中级人民法院一审，经浙江省高级人民法院二审、最高人民法院提审，历时近5年，最终尘埃落定。2015年11月，最高人民法院做出（2014）民提字第38号民事判决书，判决书中认为：商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。据此最高人民法院最终认定乙公司的行为不构成对甲公司商标权的侵犯。
【代理意见】
再审申请人乙公司委托律师发表如下代理意见： 涉外定牌加工是属于《合同法》第251条所规定的加工承揽关系，而不是销售合同关系。本案中，乙公司系受案外人境外公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上标注相关注册商标标识，并全部返销到墨西哥。而该境外公司在墨西哥系该注册商标的权利人，乙公司生产挂锁的行为是严格根据境外公司的特定订单，按照订单上所载的设计方案、数量和期限进行的，属于加工承揽行为。涉外定牌加工贸易在我国经济、尤其是对外贸易关系中具有重要地位，是我国目前重要的一种生产经营形态，忽视这个事实，将无法对这一社会经济现象做出正确的法律判断，更无以实现法律规范对经济活动的价值指引。 《商标法》《商标法实施条例》以及相关司法解释所列明的商标侵权行为，是对某种商业行为的外在描述，是作为判定其是否构成商标侵权的一种参考，仅仅是一种形式，而非实质。正确的法律适用方法，应该是在形式要件符合的情况下，还应再去探究该行为是否就是立法目的意图要去规制的行为。 本案中，对乙公司来说，涉案商标标识与产品订单上的数量、规格、尺寸、材质一样，都只是订单的一部分，并无特殊含义。因此，乙公司的行为尽管有“使用”商标的表象，但不具备使用该商标的主观意图和实质内涵。即便构成商标使用，乙公司也是属于合理使用行为（产品包装、说明书上以西班牙文标注了“进口商：XX境外公司”，以及境外公司的联系地址，联系电话、网址）。 乙公司受境外公司的委托生产加工涉案产品，不具有违法性。乙公司根据境外商标权人的委托加工产品且全部出口墨西哥，未在中国市场实际销售，在其加工出口的产品上标注涉案商标的行为在中国境内并不起到标识产品来源的作用，不会引起中国境内消费者的混淆和误认，因而不会损害甲公司的合法利益。乙公司已经尽到了加工承揽人的注意义务，主观上不存在过错。因此，乙公司未侵犯甲公司的商标权，不应承担侵权责任。 《民法通则》第四条规定，民事活动应当遵循诚实信用原则。该原则是我国一切民商事活动均应予以遵守的最基本法律原则，商标注册、转让、使用等相关行为亦受其规制。自2001年4月起，境外公司就与中山市某公司建立业务往来，境外公司还与该中山市某公司签订了涉案注册商标的挂锁分销协议、销售协议、独家协议。涉争的国内注册商标的注册人许某，系中山市某公司的股东、副董事长，2003年许某就抢注了该商标，并于2010年3月转让给甲公司。因此，在明知境外公司享有涉案商标权的情况下，案外人许某取得、甲公司受让涉案商标违反了诚实信用的原则，不具有合法性。对于违反诚实信用原则取得的商标权利，应当予以规制。非基于诚实信用原则而取得的商标权，缺乏合法性的基础，因此它在实现商标债权方面应受到必要的限制，不能用以对抗与之相关的利害关系方。
【判决结果】
最高人民法院在提审本案后，经审理认定一、二审法院适用法律错误，再审申请人乙公司根据境外公司委托,在其生产的挂锁上使用相关商标标识的行为,不属于商标法意义上的商标使用,不构成对甲公司商标权的侵犯。
【裁判文书】
最高人民法院在本案中认为：在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。
【案例评析】
本案被评为最高人民法院2016年4月21日发布的“2015年中国法院50件典型知识产权案例”，也因提供“涉外委托加工中商标使用行为的判断”之审判思路，被选入最高人民法院“2015年审结的32件典型知识产权和竞争案件”。反映了最高人民法院在知识产权和竞争领域处理新型、疑难、复杂案件的审理思路和裁判方法。 最高人民法院在本案中认为：在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。 本案是最高人民法院在侵害商标权纠纷案中对涉外定牌加工问题的首次正式表态，对同类案件的裁判产生了重大、深远影响。定牌加工是我国对外经济贸易的一种重要组成方式，但近年来关于定牌加工是否构成商标侵权一直存有较大争议，各地司法、行政的处理意见也不尽一致。浙江省是涉外定牌加工业务的大省，正确界定涉外定牌加工的法律属性有助于引导企业规范生产经营行为。
【结语和建议】
本案是最高人民法院审理的首例涉外定牌加工的商标侵权纠纷案。涉外定牌加工涉及非常复杂的法律、经济、权利平衡问题，最高人民法院在本案中认为，涉外定牌加工行为下，在产品上贴附标志的行为不属于商标法意义上的商标使用，未破坏商标的识别功能，故在委托加工产品上贴附的标志的行为不属于商标意义上的使用行为,不构成商标侵权。 本案对涉外贴牌加工行为的认定产生了深远影响。在此后裁判的众多涉外贴牌加工案件中，法院都更倾向于将国内贴牌加工商的商标贴附行为认定为物理贴附即不认为该行为属于商标法意义上的商标使用。但目前关于涉外定牌加工侵权判断争议仍然较大，有很大的探讨空间，本案也并非代表最高人民法院对涉外定牌加工最终的全部意见。
